商標授權確權案中情勢變更原則的適用

本案要旨

    在商標授權確權行政訴訟中，若引證商標已經(jīng)被不予核準注冊或者無效，申請商標注冊的在先權利障礙已不存在，盡管該情況并非國家行政管理總局商標評審委員會（下稱商評委）作出被訴裁決的事實基礎，但基于公平和效率考慮，人民法院可以依當事人申請，結合在案證據(jù)，根據(jù)情勢變更原則和行政糾紛實質(zhì)性解決思路，重新審查申請商標可否授權，作出相應裁決。

案情

    申請商標為第4485837號“GAP KIDS”文字商標，由美國杰普公司于2005年1月27日向國家行政管理總局商標局（下稱商標局）提出注冊申請，指定使用在第9類盒式磁帶錄音機、唱片、眼鏡、太陽鏡、眼鏡配件等商品上。2010年6月28日，經(jīng)核準，杰普公司將申請商標轉讓予美國蓋璞（國際商標）公司（下稱蓋璞公司）。

    引證商標為第1444548號“GAP”文字商標，由新恒利眼鏡制造（深圳）有限公司于1999年4月19日向商標局申請注冊，指定使用在第9類眼鏡、眼鏡（光學）、太陽鏡、眼鏡架、眼鏡玻璃、眼鏡盒（鏡片盒）、眼鏡板商品上。該商標初步審定公告后，杰普公司提起異議申請。

    2007年10月16日，商標局作出ZC4485837BH1號《商標部分駁回通知書》，決定：初步審定申請商標在磁性數(shù)據(jù)載體等商品上的注冊申請，予以公告；駁回申請商標在唱片、太陽鏡、眼鏡、眼鏡配件等商品上的注冊申請。理由為申請商標與引證商標及案外人山東威海高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蓋普電子研究所注冊的第1266326號“GAP”商標（現(xiàn)已無效）在指定使用的商品上構成近似商標。

    杰普公司不服，向商評委申請復審，請求準予申請商標的申請注冊。在商標評審期間，第1266326號“GAP”商標因期滿未續(xù)展，專用權喪失，其與申請商標之間已不存在權利沖突。

    2010年5月31日，商評委作出被訴決定，認定：申請商標與引證商標若同時使用在眼鏡、太陽鏡、眼鏡配件復審商品上，易引起消費者的混淆誤認，構成使用在同一種或類似商品上的近似商標。決定：申請商標指定使用在眼鏡、太陽鏡、眼鏡配件復審商品上的注冊申請應予駁回；申請商標指定使用在其余復審商品上的注冊申請應予初步審定。蓋璞公司不服，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

    北京市第一中級人民法院認為：蓋璞公司已明確表示對申請商標與引證商標標志近似及商品屬于類似商品不持異議，法院僅對被訴決定程序合法性進行審查。雖然在被訴決定作出前，杰普公司對引證商標提出異議的司法審查程序仍在進行中，但是截至被訴決定作出時，引證商標仍為在先有效商標。況且，北京市高級人民法院已于2010年7月7日作出終審判決，維持了商評委作出的商評字[2007]第6092號《關于第1444548號“GAP”商標異議復審裁定書》。蓋璞公司在未提供有效證據(jù)證明被訴決定程序違法的情況下，仍以該決定未等待司法審查終審結果便作出決定、違反法定程序為由，請求撤銷該決定，無事實與法律依據(jù)，不予支持。

    二審查明，針對杰普公司就引證商標提出的異議申請。商標局于2002年9月25日裁定對引證商標予以核準注冊。杰普公司不服，向商評委提出復審申請。2007年8月27日，商評委作出第6092號裁定，核準了引證商標的注冊申請。杰普公司不服，向法院提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院及北京市高級人民法院均維持第6092號裁定。杰普公司不服，向最高人民法院申請再審。再審期間，杰普公司將申請商標轉讓予蓋璞公司，由蓋璞公司繼續(xù)參加案件審理。2012年3月31日，最高人民法院作出（2012）行提字第10號行政判決書，認定：引證商標（該案被異議商標）在“太陽鏡、眼鏡框”等商品上與杰普公司在先在“服裝”等商品上注冊的第604714號商標構成近似商標，不應予以核準注冊，商評委和一審、二審法院認定錯誤，予以糾正。主要理由為：第604714號商標在中國具有一定的知名度，引證商標的申請人標榜自己產(chǎn)品來源于美國，對第604714號商標知曉，具有主觀惡意，服裝和眼鏡等商品客觀上具有較大的關聯(lián)性，進而容易使相關公眾產(chǎn)生誤認。據(jù)此，最高人民法院判決：撤銷一審、二審判決和第6092號裁定，判令商評委重新作出裁定。

判決

    北京市第一中級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（一）項之規(guī)定，判決：維持被訴決定。

    蓋璞公司不服，提起上訴。上訴期間，該案引證商標經(jīng)最高人民法院再審程序判定不應予以核準注冊。據(jù)此，北京市高級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條第（三）項、最高人民法院《關于執(zhí)行<中華人民共和國行政訴訟法>若干問題的解釋》第七十條之規(guī)定，判決：一、撤銷原審判決；二、撤銷被訴決定；三、商評委重新作出復審決定。

評析

    情勢變更原則源于古典締約理論，逐漸發(fā)展為一項一般的法律原則。在商標授權確權司法審查中，如果阻礙申請商標申請注冊的客觀情況確實發(fā)生變化，且該變化并非商評委作出具體行政行為時能夠預見的，這種基礎事實的變化，直接影響一方當事人的實體權利。考慮商標授權確權案件既要對具體行政行為合法性進行審查，也要對當事人合法訴求予以實質(zhì)性解決，出于公平和效率考慮，人民法院可以依當事人申請，結合在案證據(jù)，根據(jù)情勢變更原則，對申請商標可否予以核準注冊重新進行審查，作出相應裁決。

    該案二審爭議焦點為引證商標能否成為申請商標的申請注冊障礙，申請商標與引證商標是否構成我國現(xiàn)行商標法第二十八條所規(guī)定的使用在類似商品上的近似商標。

    適用我國現(xiàn)行商標法第二十八條規(guī)定判斷近似商標的前提為引證商標為合法有效的已注冊或初步審定的商標。根據(jù)二審查明的事實，最高人民法院（2012）行提字第10號行政判決書對引證商標作出不應予以核準注冊的判決，屬于新發(fā)生的事實，該事實直接導致引證商標不再構成申請商標獲準注冊的在先權利障礙。在此情況下，如一味考慮在行政訴訟程序中，人民法院僅對行政機關的具體行政行為進行合法性審查，無視已經(jīng)發(fā)生變化的客觀事實，維持商評委作出的被訴決定，顯然對蓋璞公司有失公平，也不符合商標權利是一項民事權利的屬性，以及商標法保護商標權人合法利益的立法宗旨。并且，商標申請駁回復審行政案件本身具有特殊性，在商標申請駁回復審后續(xù)的訴訟期間，商標的注冊程序并未完成。鑒于申請商標尚未完成注冊，故人民法院應根據(jù)情勢變更，依據(jù)新事實依法作出裁決。

    因此，二審法院認定，在引證商標已不構成申請商標獲準注冊障礙的情況下，申請商標與引證商標不再構成我國現(xiàn)行商標法第二十八條所規(guī)定的使用在類似商品上的近似商標。考慮二審中蓋璞公司提交的最高人民法院（2012）行提字第10號行政判決書所證明的事實發(fā)生于原審判決及被訴決定之后，并非上述裁決作出的依據(jù)，而二審裁判結果系主要依據(jù)蓋璞公司所提交的上述證據(jù)，故一審、二審訴訟費用應由蓋璞公司承擔。